[미국] 미국 특허 출원시 발명자와 사전 작업

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지

미국 특허 출원시 발명자와의 사전 작업은 매우 중요하다. 발명자는 발명을 정확히 기술하는 선행기술을 확인하고 구별하는데 도움을 주거나, 넓은 청구항을 쓰는데 도움을 줄 수 있을 뿐만 아니라 공개에 필요한 정보를 제공해 줄 수 있기 때문이다.

일반적으로 발명자를 정하기에 앞서 발명을 확인해야 한다. 이때 선행기술에 이미 나타난 내용을 한 발명자가 제시한 경우 그 발명자는 출원에서 제외돼야 한다. 이와 같이 발명을 확인하지 않고 적절한 발명자가 누구인지를 정하는 것은 종종 어려운 일이 될수도 있다.

공동 발명자인 경우에도 발명자 A가 중요한 개념을 제시하고 발명자 B가 당업자라면 충분히 알수 있는 발명의 실시를 위해 단순히 발명의 개념을 정리하고 발전시킨 것이라면 발명자 A가 유일한 발명자가 될 수 있다.

즉, 미국 특허에서 발명자는 특허를 요구하는 발명의 최종 개념에 있어 적어도 어떤 역할을 수행한 자이어야 한다. 발명자를 결정하는 데에는 아래와 같은 기준이 참조된다.

1)가능하면 다소 많은 수의 발명자를 포함하는 것이 상대적으로 더 안전하다. 진정한 발명자가 누락되면 소송중 불리한 증언을 할 수도 있기 때문이다. 또한 실수로 발명자가 아닌 자가 포함돼 특허가 허여되지 않는 경우는 드물기 때문이다.

2)공동발명자가 물리적으로 함께 동시에 작업할 필요는 없으며, 발명에 대해 같은 양이나 형태의 공헌을 할 필요도 없다.

3)각 청구항의 중요 개념에 모든 공동발명자가 공헌할 필요는 없다.

4)실험실 기술자처럼 단순히 다른 사람의 실험을 하거나 디자인하는 사람은 발명자가 아니다.

5)발명자의 단순 감독자나 고용자는 발명자가 아니다. 직무 발명의 경우에는 고용자가 특허권을 가질 수 있을 뿐이다.

6)고객이 발명자라고 생각하는 사람이 발명자가 아닐수도 있으므로 진정한 발명자를 조사할 필요가 있다.

7)실수로 발명자를 잘못 선정한 경우라면 발명자를 고칠 수 있고 특허도 무효가 되지 않을 수 있다.

8)발명자를 잘못 선정한 경우에는 미국 특허법 35 U.S.C. §116에 따라 보정하거나 해당 출원을 포기하고 미국 심사 지침서 MPEG §201.03에 따라 재출원할 수 있다.