미국 특허법에 따르면 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 경우에 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다.

특허권의 권리는 발명을 서술한 명세서에 작성된 청구항을 통해 확보할 수 있다. 이에 따라 서술된 청구항의 해석에 따라 권리범위가 적용될 수 있는 범위가 달라질수 있으므로 이에 대한 이해는 매우 중요하다. 

예를 들면 특허 명세서에 개시된 발명의 서면 설명에 비춰 특허의 청구를 해석해야 하는지 여부 또는 미국 항소 법원이 우선 청구조건의 일반적인 의미를 결정해야 하는지 여부도 중요한 하나의 요소가 될 수 있다.

이에 대한 실례로서 컨티넨털서킷(Continental Circuits)과 인텔(Intel)간의 소송을 소개한다. 이 판례에서는 특허권자가 주장 범위를 명확하고 명백하게 반박하지 않았다.

그 과정이 청구된 발명의 필수 부분이라는 것을 명확하게 하지 않은 경우, 제품 청구를 제한적으로 해석하는 것은 부적절하다는 점을 보여준다.

국문요약: 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다.

연방 순회 항소 법원에서는 비록 명세서에 “repeated desmear process”용어가 사용됐지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원의 잘못을 지적했다.

또한 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다는 점을 언급했다.

영문요약: Incorporating Limitation from Specification(Issue of Claim Construction)

Continental Circuits v. Intel (F.C. 2019)

History: 

•Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel.
•Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.”
•Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process.

District Court:
•Interpreted the limitations to require repeated process.
•Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process.
•Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art.

Federal Circuit:
•Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.”
•The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process.
•Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.”
•Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here.
•FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims.
•Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.