▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원전 미국 특허청으로부터 해당 발명이 특허받을 수 있는지를 타진해 보기 위해 신규성·진보성을 조사한다. 침해 조사는 신규성·진보성 조사보다 더 복잡하고 많은 비용이 든다. 신규성·진보성 조사는 다음의 순서로 진행한다.1) 특허 변리사가 신규성·진보성 조사 담당자에게 신규성·진보성 조사를 요청한다.2) 조사 담당자에 의해 신규성·진보성 조사가 진행된다.3) 조사 담당자가 신규성·진보성 조사를 검토한다.4) 신규성·진보성 검토 결과를 고객에게 보고한다.또한 특허성 조사는 일반적으로 다음의 경우에 진행된다.1) 특허 침해 소송전 특허권자가 특허권의 존속 가능성을 알기 위해2) 특허 침해 소송에서 피고자가 특허를 무효화시키기 위해3) 특허권를 매입하거나 장래의 양수인에 의해 특허가 얼마나 가치 있는지를 알기 위해한편, 신규성·진보성 조사를 하지 않는 경우는 아래와 같다.1) 고객이 신규성·진보성 조사를 진행할 비용이 없고 특허출원을 진행할 비용만 가진 경우2) 출원을 긴급히 진행해야 하는 경우 - 예를 들면 발명에 대한 간행물을 발간할 준비가 된 경우, 상품을 출시하는 경우, 국제출원을 위한 이익이 있는 경우 등3) 기술이 비밀로 취급되거나 발간되지 않는 경우

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원을 준비 중이거나 진행 중,특허 출원에 실질적으로 관여된 사람은 누구든지 특허심사에 중요하다("material")고 인정되는 정보를 인지하고 있다면 이를 모두 미국 특허청(USPTO)에 제출해야 할 개시 의무가 있다. 관여자는 발명자, 권리의 양수인, 대리인 등을 포함한다.개시 의무는 중요하다고 인정되는 정보를 미국 특허청에 정보 공개 진술서(IDS: Information Disclosure Statement)를 제출함으로써 수행할 수 있다. 이때 중요한 정보란 이전에 제출된 적이 없는 새로운 정보로서 아래와 같은 종래 기술을 포함한다.1) 특허, 특허출원, 반포된 문서(책, 저서, 논문, 광고, 간행물 등)2) 발명과 비슷하거나 또는 관련된 물건 및 방법3) 발명에 관여한 모든 발명자의 이름4) 발명과 관련해 최초로 상업적 행위가 있었던 시기에 대한 정보(또는 최초로 상업적 제품이 출시된 시점)5) 실험적 이용 및 테스트이와같이 정보 공개 진술서(IDS)에는 발명이 단독 발명인지 선행기술과의 결합인지, 앞성 공개와 관련된 정보, 발명과 관계있는 상업적 활동 등이 기재돼야 한다.만약 특정 참고자료의 자료성에 대해 의심이 가는 경우에는 정보 공개 진술서 내에 포함되도록 인용하는 것이 안전하다. 해당 정보가 제출되어야 하는 자료인지를 심사관이 결정하기 때문이다.개시 의무를 위반하는 경우 중에서출원인이 중요한 정보를 실수가 아닌 고의로 제출하지 않는 경우에는 불공정 행위(inequitable conduct)가 성립된다.불공정 행위가 성립되면 당해 특허는 효력이 상실돼 권리행사가 불가능해진다. 이와 같은 불공정 행위는 미국 특허청에 대한 기만행위(fraud)로 인정되며, 재심사(reexamination) 절차 또는 재발행(reissue) 절차에 의해 사후적으로 치유될 수 없다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허청은 출원인이 “소규모 단체(small entity)”라는 요건을 만족하면 50% 이상의 출원수수료를 할인해 준다. 특허출원 중 발생되는 모든 특허청 수수료와 부수적으로 발생되는 비용에 적용된다. 또한 등록시 요구되는 유지 수수료에도 적용된다. 소규모 단체에는 아래와 같이 3가지로 구분된다.첫째, 독립 발명가 - 소규모 단체 형태를 가지지 않은 사람으로서, 소규모 아닌 단체 또는 개인에게 발명에 대한 권리를 양도하지 않았다는 것을 진술서에 명기해야 한다.둘째, 소규모 사업체 - 500명 이하의 종업원을 가진 사업장(일 회계년도 이상 고용된 시간제와 전일제 고용인을 포함한 평균 종업원 숫자)으로서, 진술서는 사업체 소유자 또는 권한 있는 직원에 의해 서명돼야 하고, 발명에 대한 배타적 권리가 소규모 단체에 있다는 것을 명기해야 한다.셋째, 비영리 단체 -  미국 특허 규칙 37 C.F.R §1.9(e) 및 특허 심사지침서(M.P.E.P) §509.02에 열거되며, 비영리 단체의 서명자는 자기 조직의 범위를 증명해야 한다.소규모 단체(small entity)는 어느 나라에서나 위치할 수 있으며 미국에 위치해야 한다는 규정은 없다. 그러나 소규모 단체 이외에 개인 또는 단체에 권리가 양도된다면 소규모 단체에 따른 권리는 상실된다.출원 수수료의 할인 혜택을 받기 위해서는 출원자는 할인된 수수료의 청구일로부터 수수료가 납부된 후 60일 이내에 특허청에 소규모 단체인정 신청서를 제출하는 데 필요한 진술서를 제출해야 한다. 공동 발명자들이 포함된 경우에 각 발명자는 증명된 진술서에 서명해야 한다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원을 특허 변리사(Patent attorney) 또는 대리인을 통해 진행하는 경우에는 위임장이 첨부돼야 한다. 위임장은 특허청에 특허 변리사 또는 대리인이 동 출원서의 업무대행자로서 제3자를 대표한다는 뜻으로 해석된다.즉, 위임장은 특허청에 제출된 서류에 대해 행해지는 모든 업무를 임명된 특허 변리사 또는 대리인에게 서명자가 권한을 부여했다는 것을 의미한다.위임장은 양수인이 작성하고, 출원서에 등록된 특허 변리사 또는 대리인이 서명해야 한다. 위임장을 제출하는 것은 특허출원의 소유자와 출원 자체를 확인시키는 것으로 해석된다.특허 변리사의 이름과 특허청 등록번호가 제공되며 특허청과 특허 변리사 또는 대리인간의 상호 교류를 빠르게 한다. 위임장 진술서는 서약서 또는 선언서와 같이 제출되며, 발명자가 2가지 서류에 서명한 합철된 서류로 제출하는 것이 더욱 편리할 수 있다. 특허 소유자의 이름과 주소 그리고 국적도 기재해야 한다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 규칙 37 C.F.R § 1.63.에는 서약서(Oath) 및 선언서(Declaration)를 위한 필수 요건에 대한 정의가 아래와 같이 규정돼 있다.1. 문서로 발명자와 명세서를 확인할 수 있어야 한다.  1)각 발명자는 각자의 이름, 거소, 시민권이 속한 국가를 명시해야 한다.  2)선언자는 기재된 발명자가 그 발명의 최초 발명자임을 입증해야 한다.  3)각 발명자는 단독 발명인지 공동 발명인지를 진술해야 한다 - 모든 발명자의 이름이 열거되므로 공동발명인지를 알수 있다.  2. 서약서나 선언서의 작성자는 특허출원서에 설명된 내용의 진실성을 입증해야 한다.  1)선언서에 출원서의 명칭을 기재하면 이 요건을 충족한다.  2)미국 특허청에 제출된 출원은 출원일과 일련번호로 확인된다.  3)선언자는 명세서와 청구항의 내용을 검토하고 이해한다는 서약과 선언을 해야 한다.  4)선언자는 37 C.F.R § 1.56(정보 공개 진술서: Information Disclosure Statement, IDS) 의 규정에 따라 발명과 관련된 정보를 공개해야 하는 의무를 인식해야 한다.3. 서약서와 선언서에는 우선권을 보장받을 수 있도록 미국 또는 외의 자료들을 기재해야 한다.  1)미국 특허법 35 U.S.C §119에 따라 외국의 우선출원일의 이익을 주장하는 경우에는 외국 출원의 출원번호, 국가, 출원일을 확정하여 우선권을 주장해야 한다.  2)미국 특허법 35 U.S.C §120에 따라 미국출원에서의 우선권의 이익을 주장하는 경우에는 그 기초출원의 출원번호, 출원일, 현재 상태를 기재해야 한다.  3)선언서는 선언서에 기재장은 출원이 진행중이면 출원과 동시에 진행할 필요는 없으나 추후에 우선의 주장을 잊어버릴 수도 있기 때문에 가된 진술사항이 선언자의 지식 범위내에서 진실하거나 진실하다고 믿어지는 문구를 포함해야 한다.  4)우선권의 주능하면 출원과 동시에 진행하는 것이 바람직하다.  5)서약서는 공증인이나 영사(consular oficer) 앞에서 진행해야하는 어려움으로 거의 사용되지 않는다.

▲ 미국 특허청 특허등록 로고 발명자가 발명과 출원에서 모든 이익을 양수한 경우에는 양도증을 첨부하여 제출해야 한다. 이를 통해 미국 특허청은 발명자와 특허권리자가 다르다는 것을 알 수 있게 된다.양도증이 제출된 특허가 등록된 경우에는 양수인의 명의로 특허권이 발행된다. 비록 특허 출원시에 양도증을 제출하지 않고 특허 등록때까지 양도증을 제출할 수 있으나 특허 출원서와 함께 양도증을 가능한 빨리 제출하는 것이 좋다.양도가 기록되지 않으면 이중 양수인이나 저당권자에 대항할 수 없기 때문이다. 양도증에는 발명의 명칭, 발명자 성명, 출원날짜를 기재하여 제출한다.일반적으로 양도 실행 날짜는 "on even date herewith"라고 기재되며, 발명자가 양도와 출원을 같은 날에 진행했다는 것을 의미한다. 또한 양도증에는 양수인의 성명, 주소를 기재하며 미국 특허청이 양수인과 연락할 수 있도록 한다.양도증은 공증을 받아 작성을 증명하는 것이 바람직하다. 공증된 양도증의 유효성 추정은 특허 소유권과 관련된 권리행사시에 양수인에게 법적 이익을 제공한다.

▲ USA-Patent▲ 미국 특허청 특허 등록 로고 [출처=홈페이지]특허 출원을 서둘러야 하는 이유는 특허 분쟁시에 등록된 특허의 기준일은 특허 등록일이 아니라 특허 출원일이기 때문이다. 보다 상세한 이유를 살펴보면 다음과 같다.1. 특허 침해에서 어느 쪽도 증거를 제시하지 못한다면 출원일이 빠른 특허을 가진 쪽이 승리함.2. 특허 출원일이 늦어질수록 특허 심사과정에서 선행기술에 의해 거절되거나 특허소송에서 무효화될 확률이 높아짐3. 특허 출원이 늦어질수록 출원자 자신의 상업적 활동이나 반포된 간행물에 의해 법적으로 등록 거절될 수 있음4. 미국 특허 출원일 전에 미국에서 발명자가 출판한 간행물에 대해서는 1년의 유예기간(grace period)이 존재해 미국 특허 등록에 영향을 주지 않지만 외국 특허로 출원시에는 거절될 수도 있음최대한 빨리 특허 출원의 필요성이 있는 발명의 경우에는 하기와 같은 방법들을 이용할 필요가 있다.1. 발명자의 최초 공개 문서와 과학 논문 초고가 존재하는 경우에는 가출원(provisional application)을 활용해 해당 문서의 요약서와 단일 청구범위를 특허출원서를 출원하고 우선 출원일을 확보한 이후에 본 출원을 진행함2. 청구범위를 가능한 넓게 잡고 종속항의 초안을 잡는 것이 효율적임3. 빠른 출원일을 확보하는 것이 매우 중요한 발명인 경우에는 신규성 확인을 위한 선행기술 조사를 보류하거나 출원의 초안과 병행함4. 즉시 출원이 필요한 경우에는 도면의 완성을 기다리지 말고 발명의 대략적인 스케치를 활용함5. 빠른 출원일을 확보하는 것이 매우 중요한 발명인 경우에는 선언서나 양도증과 같은 정식 서류없이 출원하여 출원일을 획득한 이후에 보정서를 제출함

중국 국가지식산권국(National Intellectual Property Administration, CNIPA)에 따르면 2022년 6월 '2021 연간 보고서(2021年度?告)'를 공개했다.보고서의 주요 내용은 발명 특허 출원이 2021년 158만6000건으로 전년 대비 5.9% 증가했다는 것이다. 반면에 실용신안 특허 출원은 285만2000건으로 전년 대비 2.9% 감소했다.디자인 출원은 80만6000건으로 전년 대비 4.6% 증가했다. 2021년 중국의 발명 특허 출원 허용 비율은 55%로 집계됐다.2021년 발명특허 출원 중 국내 발명 특허 출원이 142만8000건으로 전체의 90.0%를 점유했으며 전년 대비 6.2% 증가했다. 해외 발명 출원은 15만8000건으로 전년 대비 3.6% 증가했으며 전체의 10.0%를 차지했다.2021년 69만6000건의 발명 특허가 승인됐으며 전년 대비 31.3% 확대됐다. 허용된 발명 특허 중 국내 발명특허가 58만6000건으로 전체의 84.3%를 점유했다. 11만건의 해외 출원 발명 특허가 승인됐으며 전녀 대비 23.0% 늘어났다.2021년 312만건의 실용신안 특허가 승인됐으며 전년 대비 31.2% 확대됐다. 동년 승인된 디자인 특허는 78만6000건으로 전년 대비 7.3% 증가했다. 2021년 중국으로 유입된 PCT 국제 출원은 10만7000건으로 전년 대비 6.3% 늘어났다. 발명 특허 출원이 10만6000건, 실용신안 특허출원이 916건으로 각각 집계됐다.1994년 이후 증국은 141만9000건의 PCT 국제 출원을 접수했다. 2021년 특허 무효를 위한 7628건의 요구가 받아들여졌다. 전년 대비 23.5%가 증가한 수치다. 이 중 7065건이 결론이 났다.특허 무효화 조치를 결정한 평균 기간은 5.8개월이다. 발명 특허에 대한 무효 결정 비율을 자세히 살펴보면  24.7%는 완전 무효, 15.0%는 부분 무효, 60.4%를 유효 등으로 나타났다.▲ 중국 국가지식재산권국(China National Intellectual Property Administration, CNIPA) 홈페이지

VerHoef는 2명의 발명자(VerHoef and Lamb)가 기재된 이전의 출원을 포기하고 본인 단독 발명자로 기재해 실질적으로 동일한 출원을 제출했다.심사 과정에서 심사관은 미국 특허법 102조(f)에 따라 거절했다. 정확한 발명자 이름을 기재해야 하며 이를 기재하지 않으면 특허가 유효하지 않기 때문이다.연방 순회 항소 법원은 이러한 특허청의 심사결과를 지지했다. 본 건에서 Lamb의 기여도는 중요하지 않았다고 판단했다. CAFC Confirmed Joint InventorshipIn Re: VerHoef An application is unpatentable under S102(f) when the application does not name the correct inventors:• There were two inventors. But, after their relationship became bad, VerHoef abandoned a previously filed application listing two inventors (VerHoef and Lamb) and filed a substantially identical application listing himself as the sole inventor.• During the prosecution, the examiner rejected all claims of the later filed application under S102(f).• VerHoef appealed to PTAB, but failed.• VerHoef appealed to the Federal Circuit, but failed again for the following reasons. A joint inventor must:(1) contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention,(2) make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention, and(3) do more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art.Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)• 35 U.S.C. §102(f) “makes the naming of the correct inventor or inventors a condition of patentability; failure to name them renders a patent invalid.” Pannu, 155 F.3d at 1349-50• Here, Lamb’s contribution was not insignificant in quality and was not well-known in the art, thus, she should have been named as the inventor. ▲미국 특허청(USPTO) 로고

한국의 삼성전자와 미국의 애플이 약 10여년에 걸처 치열한 특허전쟁을 벌이면서 일반인들조차도 특허에 관심을 갖게 됐다. 미국의 IDS(Information Disclosure Statement) 개시 의무에 대해서 알아보자.먼저 IDS는 '출원인이 발명한 내용과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진해 미국특허청에 제출해야 하는 의무'를 말한다. 개시 의무자는 발명자, 권리의 양수인(출원인), 변호사, 발명자·출원인의 법률 보조인이다.다음으로 제출대상 문헌은 특허, 특허출원, 반포된 문헌, 실험적 이용 및 테스트 관련 문서이다. 문서를 제출하는 방법은 미국 연방규칙 37 C.F.R. §1.97에 정해진 절차와 요건에 따라야 한다. 첫째, 1단계로 실체적 내용에 대한 최초의 거절이유(first office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월내에 제출해야 한다. 추가 비용이나 증명서는 필요하지 않다.둘째, 2 단계로 1단계 이후 최종거절이유(final office action) 통지, 등록통지(notice of allowance) 중 하나라도 발생되기 이전에 제출한다. 최초로 인지한 때부터 3개월 이내이면 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서를 함께 제출한다. 최초로 인지한 때부터 3개월이 경과한 경우라면 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료를 납부해야 한다.셋째, 3 단계로 최종거절이유 통지, 등록통지 중 하나라도 발생한 이후부터 등록료 납부 이전, 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 및 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 함께 납부한다.넷째, 4 단계로 등록료 납부 후 등록공보 발행(issue) 전에는 청원서(Petition)도 함께 제출해야 한다. 제출하지 않을 시에는 권리 행사가 제한된다.▲미국 특허청(USPTO) 홈페이지