▲ 미국 특허청(USPTO) 빌딩 [출처=홈페이지]특허청에 따르면 2016년 기준으로 특허 침해에 따른 우리나라 평균 손해배상액은 약 6000만원이고, 미국은 평균 손해배상액이 약 65.7억원에 달한다.심한 경우에는 특허를 침해한 기업이 파산할 수도 있다. 특히 최근에는 4차 산업혁명에 따른 기술 발전이 더욱 가속화되고 있어 그에 따른 특허 분쟁은 더욱 심화되고 있다.이와 같은 특허 분쟁에서 가장 기초가 되면서 핵심적인 사항은 등록된 특허의 가치 평가다. 등록된 특허가 제대로된 가치 평가를 받기 위해서는 특허 출원시에 기술을 설명하기 위해 작성되는 명세서가 특허법의 규정에 맞아야 한다.다양한 실시 사례를 포함해 작성하는 것이 필요하다. 특히 미국 특허의 경우에는 우리나라 특허 제도와는 상이한 규정이 많으므로 특허 명세사 또는 변리사가 이를 명확히 숙지할 필요가 있다. 이를 고려해 미국 특허 출원 명세서 작성시에 필요로 하는 중요한 원칙은 아래와 같다.1. 발명이 속한 분야의 당업자가 이해할 수 있도록 발명을 기술함2. 발명을 구현했을 때 실시될 수 있을 정도로 발명을 기술함3. 발명의 실시 사례는 최적의 모드를 기술함4. 중요하지 않은 특징일지라도 발명을 구현하는 데에 필수적인 구성요소 모두를 기술함5. 심사관, 배심원, 재판장이 발명의 가치를 이해할 수 있는 용어를 사용함6. 심사관이 오인하지 않도록 사실대로 명료한 문장을 사용함7. 유사한 기술의 청구를 방어할 수 있도록 청구 범위를 최대한 넓게 기술함8. 청구범위의 작성시에는 선행기술에 포함되지 않도록 청구범위를 충분히 좁게 기술함9. 청구범위의 작성시에는 비자명성(진보성)을 갖도록 기술함

미국 특허법 284조에는 특허 소송에 대한 손해배상을 명시하고 있어 무리한 특허 침해에 대해 경종을 울리고 있다. 특허 침해로 인한 손해배상액의 산정 방법에 대해 알아보자.특허 침해의 경우 법원이 “손해배상액은 해당 발명의 사용에 대한 합당한 사용료에 법원이 정한 이자 및 비용을 합산한 것보다 적어서는 안되며, 번원은 증거우위의 법칙에 근거해 침해가 고의적이거나 악의적이었다고 판단되는 경우에는, 평결됐거나 산정된 손해배상액의 3배까지 부과할 수 있다."라고 규정돼 있다.구체적으로는 2007년 Seagate사건에서 연방항소순회법원의 판결에 따라 징벌적 손해배상의 기준이 정립됐다. 특히 연방항소 순회법원(Federal Circuit)의 two-part Seagate 테스트에서 특허 소유자가 명확하고 설득력 있는 증거를 보여줌으로써 284조에 따라 손해액이 증가될 수 있다는 사례로 기록됐다.그러나 이 판결은 특허권자에게 과다하게 높은 입증 의무를 부여한다는 비판을 받았다. 이에 따라 미국 대법원은 2016년 6월 13일 Halo Electronics사와 Pulse electronics사건의 판결에서 고의적인 침해를 발견하기 위한 표준을 완화했다. 즉 특허 소유자는 이전보다 고의적인 침해를 주장하고 손해배상을 청구하기가 쉬워졌다.요약 : 본 건은 2016년 대법원 판결에 따라 지방법원에서 Stryker와 Zimmer간의 손해배상 소송에서 Zimmer에게 3배의 손해배상을 명령했다. 연방항소순회법원도 이러한 판례에 따라 판결했다.영문요약 : Enhanced Damage Against the InfringerStryker Corp. v. Zimmer, Inc. (Fed. Cir. 2018):History•This case is coming from the Supreme Court case in 2016.•At that time, the Supreme Court changed the standard for enhanced damages and remanded the case back to the district court.•When the case was remanded back to the district court, the jury found that Zimmer infringed the patent and awarded over $70 million in compensatory damages.•Jury also found that the infringement was willful.•At district court, the judge awarded the treble (3X) damages.•Zimmer appealed to FC and argued that 3X damage is unfair.•Federal Circuit affirmed the district court ruling without offering any reasoning behind its decision.•Key Point: willful infringement could be very significant and detrimental to the infringer.•Supreme Court relaxed the standard for finding willful infringement in 2016.•In 2014, FC held for Zimmer. BUT, with the new standard held by the Supreme Court, Stryker’s award has now been affirmed.•Patent owners will be more likely than before to pursue a willful infringement claim and enhanced damages.▲ 순회법원(Federal Circuit) 홈페이지

글로벌 기업들의 특허를 경영에 활용함에 있어서 가장 중요한 시장은 미국이다. 독점적 권리를 부여하는 특허권이 미국에서 가장 강력하게 보호되고 있기 때문이다.또한 미국의 법원은 특허권의 침해 또는 위반 시에 가장 많은 손해배상액을 인정한다. 아래에 제시된 사례는 벤틀리 모터스(Bentley Motors)와 재규어 랜드 로버(Jaguar Land Rover) 사이의 특허 분쟁이다.국문 요약:벤틀리 모터스는 2016년 재규어 랜드 로버 레인지 로버(Range Rover) 모델과 직접 경쟁하는 최초의 SUV인 Bentayga를 출시했다. 재규어 랜드 로버의 Bentayga 모델에는 지형 반응(Terrain Response) 기술이 장착됐다. 반면에 벤틀리의 Bentayga 모델에는 Drive Dynamic 시스템이 구비돼 있다. 재규어 랜드 로버는 밴틀리 모터스가 재규어 랜드 로버의 지형 반응 기술을 사용했다며 미국 버지니아 동부 지방법원에 특허소송을 제기했다.이와 같은 차량 제어 특허에 대해, 법원은 재규어 특허가 단순 요약이 아니라 차량의 하부시스템을 물리적으로 변형하는 내용을 개시하고 있다는 점을 수용했다.특히 재규어 랜드 로버는 출원한 특허에서의 효율을 향상하는데 집중했다. 버지니아 동부 지방법원은 벤틀리 모터스의 반박이 설득적이지 않다는 결정을 내렸다. 영문요약: Vehicle Control PatentBentley Motors v. Jaguar Land Rover (ED VA 2019)History:•Patent at issue is related to electronically controlling the vehicle’s subsystems such as engine, brakes, etc. to operate in a manner suitable for driving on a off-road surface.•Bentley filed a motion to dismiss, arguing that Jaguar’s patent merely claimed computerization of what drivers already do (i.e. slowdown when going downhill).Holding:•Eastern District of Virginia held that Jaguar’s patent is not abstract and teaches physically changing the vehicle’s subsystems (i.e. changes in the height of the vehicle, wheel spin, speed controls, etc.).•The court concluded that the patent is directed to improvements in computer functionality and providing concrete physical means.•The court focused on Jaguar patent’s improvement on efficiency and deemed Bentley’s argument unpersuasive.▲ 벤틀리 모터스(Bentley Motors) 홈페이지

미국 특허법 284조에는 특허 소송에 대한 손해배상을 명시하고 있어 무리한 특허 침해에 경종을 울리고 있다. 특허 침해로 인한 손해배상의 산정에 대해 알아보자.특허 침해의 경우 법원이 “손해배상액은 해당 발명의 사용에 대한 합당한 사용료에 법원이 정한 이자 및 비용을 합산한 것보다 적어서는 안되며, 번원은 증거우위의 법칙에 근거해 침해가 고의적이거나 악의적이었다고 판단되는 경우에는, 평결되었거나 산정된 손해배상액의 3배까지 부과할 수 있다"라고 규정돼 있다.구체적으로는 2007년 Seagate사건에서 연방항소순회법원의 판결에 따라 징벌적 손해배상의 기준이 정립됐다. 특히 연방항소 순회법원(Federal Circuit)의 two-part Seagate 테스트에서 특허 소유자가 명확하고 설득력 있는 증거를 보여줌으로써 284조에 따라 손해액이 증가될 수 있다는 사례로 기록됐다.그러나 이 판결은 특허권자에게 과다하게 높은 입증 의무를 부여한다는 비판을 받았다. 이에 따라 미국 대법원은 2016년 6월 13일 Halo Electronics사와 Pulse electronics사간의 판결에서 고의적인 침해를 발견하기 위한 표준을 완화했다. 즉 특허 소유자는 이전보다 고의적인 침해를 주장하고 손해배상을 청구하기 쉬워졌다.요약: 본 건은 2016년 대법원 판결에 따라 지방법원에서 Stryker와 Zimmer간의 손해배상 소송에서 Zimmer에게 3배의 손해배상을 명령했다. 연방항소순회법원에서 이를 지지한 판결이리라고 평가할 수 있다.영문요약: Enhanced Damage Against the InfringerStryker Corp. v. Zimmer, Inc. (Fed. Cir. 2018):History•This case is coming from the Supreme Court case in 2016.•At that time, the Supreme Court changed the standard for enhanced damages and remanded the case back to the district court.•When the case was remanded back to the district court, the jury found that Zimmer infringed the patent and awarded over $70 million in compensatory damages.•Jury also found that the infringement was willful.•At district court, the judge awarded the treble (3X) damages.•Zimmer appealed to FC and argued that 3X damage is unfair.•Federal Circuit affirmed the district court ruling without offering any reasoning behind its decision.•Key Point: willful infringement could be very significant and detrimental to the infringer.•Supreme Court relaxed the standard for finding willful infringement in 2016.•In 2014, FC held for Zimmer. BUT, with the new standard held by the Supreme Court, Stryker’s award has now been affirmed.•Patent owners will be more likely than before to pursue a willful infringement claim and enhanced damages.

글로벌 기업들의 특허경영에서 가장 중요한 시장은 미국 시장이다. 독점적 권리를 부여하는 특허권이 미국에서 가장 강력하게 보호되고 있고 특허권의 침해 또는 위반시의 손해배상액이 가장 많기 때문이다.아래에 제시된 사례는 벤틀리모터스(Bentley Motors)와 재규어랜드로버(Jaguar Land Rover) 사이의 특허 분쟁이다.국문요약:벤틀리모터스는 2016년 재규어랜드로버 레인지로버(Range Rover) 모델과 직접 경쟁하는 최초의 SUV인 Bentayga를 출시했다. 재규어랜드로버에는 지형반응(Terrain Response) 기술이 장착됐고 벤틀리의 Bentayga에는 Drive Dynamic 시스템이 구비돼 있다.재규어랜드로버는 밴틀리모터스가 재규어랜드로버의 지형반응 기술을 사용했다며 미국 버지니아 동부 지방법원에 특허소송을 제기했다.이와 같은 차량 제어 특허에 대해, 법원은 재규어 특허가 단순 요약이 아니라 차량의 하부시스템을 물리적으로 변형하는 내용을 개시하고 있다는 점을 수용했다.특히 재규어랜드로버는 출원한 특허에서의 효율 향상에 집중했으며, 벤틀리의 반박은 설득적이지 않다는 결정을 내렸다.영문요약: Vehicle Control PatentBentley Motors v. Jaguar Land Rover (ED VA 2019)History:•Patentat issue is related to electronically controlling the vehicle’s subsystems such as engine, brakes, etc. to operate in a manner suitable for driving on a off-road surface.•Bentleyfiled a motion to dismiss, arguing thatJaguar’s patent merely claimed computerizationof what drivers already do (i.e. slowdown when going downhill).Holding:•Eastern District of Virginiaheld that Jaguar’s patent isnot abstractand teaches physically changing the vehicle’s subsystems (i.e. changes in the height of the vehicle, wheel spin, speed controls, etc.).•The court concluded that thepatent is directed to improvementsin computer functionality and providing concrete physical means.•The court focused on Jaguar patent’s improvement on efficiency and deemed Bentley’s argument unpersuasive.

미국 글로벌 음료업체인 펩시코(PepsiCo)에 따르면 $US 32억달러를 투자해 소다스트림(Sodastream)을 인수했다. 소다스트림(Sodastream)은 소비자가 직접 탄산음료를 만들 수 있는 기계를 개발했다.펩시코(PepsiCo)가 지불한 금액은 1주당 144달러에 달하는데, 이는 8월 17일 금요일 뉴욕주식시장의 마감가보다 11%나 높은 금액이다.미국 글로벌 복합 소비재기업인 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)에 따르면 활석이 포함된 베이비 파우더로 인한 배상금액 $US 46.9억달러를 부과받았다. 법원의 배심원들은 피해에 대한 보상금으로 5억5000만달러, 모든 고통에 대한 징벌적 손해배상액으로 14.4억달러를 각각 결정했다.미국 MIT대학에 따르면 잠수함에서 비행기로 이메일을 보낼 수 있는 기술을 개발했다. 현재로선 비행기가 수중에서 보내는 소나(sonar) 신호를 잡을 수 없다.잠수함에서 보내는 신호는 물의 표면에 반사되면서 표면을 통과하기 어렵기 때문이다. 때문에 MIT대학의 과학자들은 물속의 작은 파장도 탐지할 수 있는 초고주파 레이더를 개발했다.▲MIT대학 전경(출처 : 홈페이지)

영국 혁신재단 네스타(NESTA)에 따르면 4차산업혁명의 아이콘인 드론(Drone) 개발은 공익목적이 우선해야 한다고 주장했다.현재 드론은 화물배송과 드론택시 등의 용도로 기술개발이 진행되고 있지만 공익적 목적이 중요다하고 판단하는 것이다.영국 런던 택시운전자협회(LTDA)에 따르면 우버(Uber)를 상대로 £10억파운드 소송을 제기했다. 택시운전자 1만1000명이 회원으로 가입해있다.우버가 영업을 한 지나 5년간 2만5000명의 택시운전자가 평균 1만파운드의 영업손실을 입은 것으로 분석한다. 이 기준을 적용할 경우 손해배상액은 12.5억파운드에 달한다.영국 항공산업 제조업체 Mallaghan Engineering에 따르면 210명을 추가로 고용할 계획이다. 북아이랜드 북부에 있는 던개넌(Dungannon)에 공장이 위치해 있다.새로운 제품을 개발하기 위해 공장인력을 2배로 늘리는 것이다. 항공기의 화물을 싣거나 내리는 트럭과 승객 탑승을 돋는 계단을 제작하고 있는 중이다.▲Mallaghan Engineering 로고