미국 연방 순회 항소법원의 특허에 대한 판결 사례이다. 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다.연방 순회 항소 법원은 비록 명세서에는 “repeated desmear process”용어가 사용되지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원이 이를 인정하는 잘못이 있었다는 점을 지적했다.또한 명세서의 내용으로부터 청구 범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 표준을 준수해야 한다는 점을 언급헸다.Incorporating Limitation from SpecificationContinental Circuits v. Intel (F.C. 2019)Issue of Claim Construction:• Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel.• Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.” •Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process.• District Court:• Interpreted the limitations to require repeated process.• Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process.• Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art.Federal Circuit:• Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.”• The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process.• Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.”• Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here.• FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims.• Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.▲미국 특허청(USPTO) 빌딩(출처 : 홈페이지)

미국 연방 순회 항소 법원은 입증부담을 충족하지 못한 특허권자에 대한 손해배상금을 무효로 판단했다. US$ 1억4000만달러 규모의 소송에 대한 판결이다.“EMVR(entire market value rule)”룰에 따른 손해배상의 경우에는 특허권자가 “특허를 받지 않은 특징이 소비자가 제품을 구매하지 못하도록 한다.즉 특허를 받은 특징에 의해 소비자가 제품을 구매한다는 점을 증명해야 한다. 소송이 제기된 제품이 특허를 받았는지 여부가 중요하다는 것을 강조한 것이다.Calculating DamageIs Entire Market Value Rule still alive?Power Integrations v. Fairchild (FC 2018):• Federal Circuit vacated the damage award ($140M) stating that the patentee had not met the burden of proof.• Burden of proof: the patentee seeking entire market value rule (“EMVR”) damages must show that the non-patented features “did not cause consumers to purchase the product.”• Basically, the patented feature should drive the sale of the product to trigger EMVR.• FC still considers the possibility of using EMVR when calculating damages, but it is still disfavored.• When non-patented features of an accused product are “simply generic and/or conventional”, the court would consider applying EMVR. ▲미국 특허청(USPTO) 건물(출처 : 홈페이지)

한국의 삼성전자와 미국의 애플이 약 10여년에 걸처 치열한 특허전쟁을 벌이면서 일반인들조차도 특허에 관심을 갖게 됐다. 미국의 IDS(Information Disclosure Statement) 개시 의무에 대해서 알아보자.먼저 IDS는 '출원인이 발명한 내용과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진해 미국특허청에 제출해야 하는 의무'를 말한다. 개시 의무자는 발명자, 권리의 양수인(출원인), 변호사, 발명자·출원인의 법률 보조인이다.다음으로 제출대상 문헌은 특허, 특허출원, 반포된 문헌, 실험적 이용 및 테스트 관련 문서이다. 문서를 제출하는 방법은 미국 연방규칙 37 C.F.R. §1.97에 정해진 절차와 요건에 따라야 한다. 첫째, 1단계로 실체적 내용에 대한 최초의 거절이유(first office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월내에 제출해야 한다. 추가 비용이나 증명서는 필요하지 않다.둘째, 2 단계로 1단계 이후 최종거절이유(final office action) 통지, 등록통지(notice of allowance) 중 하나라도 발생되기 이전에 제출한다. 최초로 인지한 때부터 3개월 이내이면 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서를 함께 제출한다. 최초로 인지한 때부터 3개월이 경과한 경우라면 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료를 납부해야 한다.셋째, 3 단계로 최종거절이유 통지, 등록통지 중 하나라도 발생한 이후부터 등록료 납부 이전, 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 및 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 함께 납부한다.넷째, 4 단계로 등록료 납부 후 등록공보 발행(issue) 전에는 청원서(Petition)도 함께 제출해야 한다. 제출하지 않을 시에는 권리 행사가 제한된다.▲미국 특허청(USPTO) 홈페이지

미국 특허 출원의 경우에 심사 중 최종거절통지서(Final Office Action) 통지를 받으면 3개월 내에 답변서를 제출해야 한다. 총 6개월까지 연장이 가능하다.이 때, 출원인은 미국 특허법이 허용하는 절차에 따라 다양한 대응 방법을 선택할 수 있다. 이 중에서 심사관의 결정에 대해 심판부(PTAB)에 불복심판(Appeal)을 진행하기에 앞서 심사관 3인의 합의체에 의해 비교적 간단히 심사를 받을 수 있는 프리어필(Pre-Appeal)제도가 이용될 수 있다.불복심판(Appeal)의 경우에는 많은 비용과 시간이 소요된다는 단점이 있기 때문이다. 프리어필(Pre-Appeal) 제도를 요약하면 하기와 같다.요약 : Pre-Appeal Brief Conference1. 목적 : 비용 및 시간 부담을 줄이면서 Appeal 단계에서의 Appeal brief 제출 이전에 심사관 3인(심사관, 감독관, 다른 심사관)에 의해 재심사되는 프로그램2. 요건    1) 5페이지의 의견서 제출    2) 심사관의 거절에 대한 심사관의 명백한 오류    3) 청구항 또는 선행기술에 대한 심사관의 해석에 대한 반박은 불가능3. 결과    1) Appeal을 위한 실제적인 이슈가 있는 경우에는 appeal 절차를 계속 진행    2) 새로운 거절이 있거나 심사관의 보정이 있는 경우에는 기존 심사절차 재오픈(기존 심사관의 거절은 극복되었지만 새로운 조사 등의 필요)    3) 기존 청구항의 등록 허여4. 효과    명백하게 부당한 거절이유를 다른 경험 있는 심사관들이 함께 검토해 부당한 거절이유를 철회하도록 함으로써 Appeal이나 RCE로 인행 발생되는 비용 및 시간 부담을 줄이도록 함.5. 통계   1) Appeal 중 약 40% 건에 대해 Pre-Appeal 진행   2) Pre-Appeal 건 중 약 55%는 Appeal 계속 진행   3) Pre-Appeal 건 중 약 35%는 기존 심사절차 재오픈   4) Pre-Appeal 건 중 약 10%는 바로 등록 허여▲ 특허권 이미지(출처 : 미국 특허청)

미국에서 특허를 출원할 경우에 등록결정 후 등록료 납부 전에 정보공개진술서(Information Disclosure Statement, IDS)를 제출해야 하는 경우가 발생될 수 있다.이때 계속심사청구(Request for Continued Examination, RCE) 제출 후 prosecution reopening없이도 IDS를 처리할 수 있도록 QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement) 프로그램을 이용할 수 있다. 특허 등록료 납부 후 미처 제출하지 못한 문헌이 존재한다는 이유만으로 불필요한 계속심사청구(RCE)가 신청되는 것을 방지하기 위한 목적이다. QPIDS를 요약하면 아래와 같다.요약 - QPIDS1. 정의 : 등록료(issue fee)를 납부한 이후에 IDS를 제출해야 할 필요가 생기는 경우, 계속심사청구(RCE) 제출에 이은 prosecution reopening없이도 IDS를 처리할 수 있도록 해주는 파일럿 프로그램.2. 요건   1) Issue fee payment이후 issuance 이전   2) QPIDS petition transmittal (PTO/SB/09) 제출 – 관납료 없음   3) IDS form and fee ($180)   4) Petition to withdraw from issue after issue fee payment (본 petition fee $140)   5) RCE request and fee (1차 RCE $1200, 2차 이후 $1700) – 조건부 RCE로 일단 제출함.3. 이후 절차 (심사관)   1) 제출된 IDS가 특허성에 영향이 없을 경우에 심사관은 corrected NOA를 발행(IDS considered)하고, issue로 계속 진행함(RCE fee는 refund 됨)   2) 제출된 IDS가 특허성에 영향이 있을 경우(if the IDS necessitates reopening prosecution), 새로운 OA를 발행(RCE fee는 refund되지 않음).   3) 최종적으로 해당 출원이 NOA를 받을 경우, 이전에 납부한 issue fee가 reapply될 수 있으므로, 그러한 request를 하면 issue fee를 다시 낼 필요는 없음.4) 효과기존에는 예외없이 RCE제출에 이어 prosecution reopen을 해야함에 따라 출원인이 시간 및 비용상 상당한 손해를 감수해야만 했다. 하지만 본 program을 이용해 prosecution reopen의 필요가 없다고 판단될 경우, 출원인이 시간상 (prosecution reopen없이 issue로 계속 진행) 및 비용상 (RCE fee 환불) 손해를 감수하지 않아도 됨.▲ 미국 특허청 홈페이지

미국 특허청(USPTO)은 최종 거절이유 통지(Final Office Action)가 발행된 이후 이에 대한 대응을 간소화하기 위해 AFCP((After Final Consideration Pilot) 2.0 프로그램을 운영하고 있다.이 프로그램은 최종 결정을 재고려할 수 있도록 추가적인 시간을 허용하는 미국 특허청의 최후 거절 후의 보정범위 완화 프로그램이다. AFCP 2.0은 최종 거절 이유 통지 이후 출원인이 다양하게 대응할 수 있도록 출원인의 선택 범위를 확장해 줄 수 있다.특히 출원인의 대응 전략이 실패하더라도 심사관으로부터 Adivisory Action이 발행되면 계속심사청구(Request for Continued Examination) 또는 심판(Appeal) 청구 등의 다음과 같은 대응전략을 결정할 수 있다.요약 1. 정의 : 최종거절통지의 답변(after-final response)에서 독립항의 범위를 넓히지 않는 보정을 행하면, 추가적인 관납료(fee)없이 심사관이 그 보정을 고려할 수 있도록 하는 파일럿 프로그램(pilot program).2. 목적 : 비용 및 시간 부담을 줄이면서 특허청에 계류정인 재심사(RCE) 건의 숫자를 줄이기 위한 심사관과 출원인의 협력3. 요건 :   1)가출원, 계속출원, 분할출원 대상(reissue 또는 Reexamination 불가능)   2)최소 1개 이상의 독립항의 수정(청구항의 확장은 불가능)   3)심사관과의 인터뷰에 참여한다는 진술서(statement) 제출   4)e-filing으로 진행해야 함(EFS-Web)4. 이후 절차(심사관)   1)요건에 따라 제출되면 심사관은 3시간 이내에 재고려 가능한지 아니면 추가의 조사가 필요한지를 판단   2)재고려 가능한 경우에는 보정안의 등록여부를 판단   3)등록이 어려운 경우에는 대리인과 인터뷰 진행(선택사항)   4)등록이 가능한 경우에는 Notice Of Allowance 발행   5)상기 절차에서 추가의 조사가 필요한 경우이거나, 대리인과 인터뷰 결과에 대해 Advisory Action을 발행▲ 미국 특허청(USPTO) 홈페이지

미국은 특허를 출원할 때에 정보공개진술서(IDS: Information Disclosure Statement)를 제출해야 하는 공개 의무(duty of disclosure)가 출원인과 대리인에게 주어진다(미 연방규칙 37 C.F.R. §1.56(a)). 해당 의무를 지키지 않았을 경우에는 불공정한 행위로 인정될 수 있으며 소송 시 특허의 권리행사가 불가능하게 될 수 있다. 치열한 글로벌 특허 전쟁에서 이와 같은 IDS 제출 의무 위반은 손쉬운 공격 대상이 될 수 있다.IDS 제출 의무와 관련된 판례는 많지만 'Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.' 2000년도 연방 항소법원 판례는 대표적인 경우이다. 특히 개인이나 중소기업들은 이에 대한 이해가 부족한 경우가 많아 더욱 더 주의가 필요하다. 이와 같은 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다.요약1. 정의 : 출원인이 발명한 내용과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진해 미국 특허청에 제출해야 하는 의무2. 개시 의무자 : 발명자, 권리의 양수인(출원인), 변호사, 발명자/출원인의 법률 보조인3. 제출 대상 문헌 : 특허, 특허출원, 반포된 문헌, 실험적 이용 및 테스트 자료4. 제출 시기 : 미 연방규칙 37 C.F.R. §1.97에 정해진 절차와 요건에 따라 제출  1) 1단계 : 실체적 내용에 대한 최초의 거절이유(first office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월 내에 제출 – 비용이나 증명서 불필요  2) 2 단계 : 1단계 이후 최종거절이유(final office action) 통지, 등록통지(notice of allowance) 중 하나라도 발생되기 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 함께 제출(최초로 인지한 때부터 3개월 이내) 또는 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 납부(최초로 인지한 때부터 3개월 경과한 경우)  3) 3 단계 : 최종거절이유 통지, 등록통지 중 하나라도 발생한 이후부터 등록료 납부 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 및 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 함께 납부  4) 4 단계 : 등록료 납부 후 등록공보 발행(issue) 전 – Petition 함께 제출5. 미제출 시 : 권리행사 제한▲ 특허권 이미지(출처 : 미국 특허청)

4차 산업혁명에 대한 열기가 고조될수록 새로운 기술과 아이디어를 확보하려는 경쟁이 가열되고 있다. 글로벌화로 전 세계 시장이 하나로 통일되므로 한 국가에서 출원한 특허를 다른 국가에 출원하는 사례도 늘어나고 있다.똑똑한 특허 1개만으로도 기업의 흥망성쇠를 좌우할 수 있기 때문에 특허 경영이 얼마나 중요한지는 이미 언급한 바 있다. 특허 경영의 핵심인 특허권을 빨리 획득할 수 있는 제도 중 '특허심사 하이웨이' 제도를 살펴보면 다음과 같다.첫째, 특허심사 하이웨이는 한국(1국)에서 특허출원을 하고 그것을 기초로 2국(협정 맺은 국가)에서 우선권 주장을 하면서 특허출원을 한 경우, 1국에서 심사한 결과로 등록이 결정되면 2국에서 심사를 서둘러 특허권을 빨리 획득할 수 있도록 해주는 제도이다.둘째, 기본 요건은 다음 3가지로 구성돼 있다. ①특허출원이 상대국 특허출원을 우선권 주장의 기초로 한 것, ②상대국 특허청 심사관이 특허가 가능하다고 판단한 청구항이 한 개 이상 존재, ③청구항이 서로 실질적으로 동일할 것 등이다.셋째, 제출 서류를 살펴보면 중간사건서류 및 그 영문번역문, 최종 등록 청구항 및 그 영문 번역문, 번역인 서명이 들어간 진술서, 심사관 인용자료 제출 등으로 복잡하지 않다.넷째, 특허심사 하이웨이의 장점과 단점은 다음과 같다. 우선 장점은 한국에서 특허로 등록된 경우 타국에서도 등록될 가능성이 높고 심사 기간도 단축될 수 있다는 것이다.반면에 단점은 타국의 심사 결과가 한국의 심사 결과에 귀속되지 않으며, 타국 등록 허여 청구항과 일치돼야 한다. 권리 범위가 제한되기 때문에 주요 기업은 사용하지 않는다. 다섯째, 특허심사 하이웨이 제도가 가능한 국가는 일본, 미국, 중국, 유럽, 영국, 덴마크, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 멕시코, 헝가리, 싱가포르, 오스트리아 등이다. ▲ 특허심사 하이웨이 제도(Patent Prosecution Highway, PPH)(출처 : 미국 특허청)

미국 특허청 및 법원은 판례를 통해 특허발명의 자명성 판단 기준을 확립 및 적용해왔는데 크게 두 가지의 기법이 사용돼왔다.그 하나는 1966년 Graham 판결에 근거한 Graham 분석법(Graham Analysis)이다. 이 분석법에 적용된 내용은 다음과 같다.  우선 선행 기술의 범위 및 내용(the scope and content of the prior art), 통상 기술자의 수준(the level of skill of a person of ordinary skill in the art), 청구하고 있는 발명과 선행 기술에서 가르치고 있는 내용의 차이(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art) 등을 확보해야 한다.그리고 상업적 성공(commercial success), 오랫동안 원했음에도 해결되지 못했던 과제(longfelt but unsolved needs)인지 여부, 타인의 실패(failure of others)를 고려해 자명성 여부를 판단한다.또 다른 하나의 기법은 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트이다. 이 기법은 1987년부터 적용돼 미국 법원이 오랫동안 특허심사 실무 및 판결에서 발명의 자명성(obviousness) 판단의 기준으로 삼고 있다. 해당 기법을 적용할 경우, 선행 기술에 반드시 출원 발명에 대한 가르침(teaching), 시사(suggestion) 및 동기(motivation)에 대한 내용이 포함돼 있어야 자명성을 부정할 수 있다.이에 따라 당 기술 분야의 지식 수준으로 충분히 자명하다고 볼만한 사항도 선행기술에 그 요건을 충족할 정도의 명시적인 언급이 없다면 자명성을 부정하기 어려웠다. 이로 인해 부실 권리가 양산될 수 있다는 문제점이 있었다.▲미국 특허권 이미지(출처 : 미국 특허청)

2007년 4월 내려진 미국 연방대법원의 KSR v. Teleflex 판결(이하 ‘KSR' 판결’)은 TSM(Teaching, Suggestion and Motivation) 테스트 기법의 엄격한 적용에 대해 비판했다. 해당 판결에서 연방대법원은 TSM 기법을 엄격하게 적용하는 대신에 보다 유연한 적용을 해야 하는 이유를 설명했다.특히 이미 선행기술에 알려진 요소들을 결합할만한 명백한 이유가 있는지를 결정하기 위해서는 다음 사항을 검토해 심리해야 한다고 주장했다.첫째, 복수의 특허들에 제시된 상호관계가 있는 가르침들(interrelated teachings of multiple patents)을 점검해야 한다.둘째, 설계 커뮤니티에 알려져 있거나 시장에 존재하는 요구의 영향(effects of demands known to design community or present in the market place)에 감안해야 한다.셋째, 관련 분야에서 통상의 지식을 가진 자들의 배경(background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art)을 고려해야 한다. 또한 연방대법원은 자명성에 의해 특허를 거절하는 것은 단순히 결론을 언급하는 것만으로는 안된다고 주장했다.대신에 자명성에 대한 법적인 결론을 지지할 수 있는 논리정연한 이유(some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness)가 반드시 따라야 한다는 점을 강조했다.한편, 하기 판례는 상기에 언급된 자명성과 관련된 내용 중 바이오 기업이나 화학 기업의 특허에서 주로 청구되는 수치범위(range)와 관련된 내용이다. 판례에서 얻을 수 있는 교훈을 정리하면 다음과 같다.1. 본 판례는 미국특허(US8,865,921)과 관련된 듀폰과 신비나간(E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina C.V.)의 특허 소 송결과이다.2. 연방순회 항소법원에서는 "발명의 명세서를 작성할 때 종래 기술에 언급된 범위와 본 발명의 범위가 겹치지 않도록 작성되거나, 예상치 못한 결과 또는 개선이 있다는 점을 주장할 수 있도록 조심스럽게 작성돼야 한다"고 밝혔다.3. 영문 요약• In IPR, PTAB held that the Synvina’s challenged chem-prep patent obvious.• DuPont appealed to FC.• Claim 1 is directed to method of preparing FDCA, which can be made from plant-sugars and then used to make plastic/polymers.• Disclosed different temperature, pressures, solvents, and catalysts from prior art.A prima facie case of obviousness typically exists when the claimed ranges overlap the ranges disclosed in the prior art.• Here, FC believed that the prior art references provided the support for a prima facie case of obviousness, and the patentee was not able to provide the evidence against the obviousness (i.e. unexpected results).• The court pieced together the cited references above to show overlap.▲ 듀폰(dupont)의 홍보자료(출처 : 홈페이지)